近日，集佳代理的一起確認不侵害商標權、因申請海關知識產(chǎn)權保護措施損害責任糾紛案件在上海市浦東新區(qū)人民法院的組織下成功調(diào)解。本次糾紛集佳介入了海關查扣和民事訴訟兩個階段，幫助涉外定牌加工受托方在糾紛中由守轉攻、化被動為主動，最終實現(xiàn)了其訴求。

　　海關查扣階段

　　攻方 ?國內(nèi)商標持有人

　　守方 ?涉外定牌加工受托方（集佳代理）

　　一、海關階段基本案情

　　2021年，江蘇S公司（化名）以一般貿(mào)易方式向上海海關申報出口一批燈具，Y公司（化名）以該批燈具涉嫌侵犯其在海關總署備案的商標權為由申請海關查扣，并支付了保證金。因貨物被查扣，S公司找到集佳尋求幫助。

　　在閱看材料并和S公司溝通后，律師獲知此次被查扣的貨物均為涉外定牌加工模式：即境內(nèi)S公司系接受境外商標權人智利公司的委托生產(chǎn)相關燈具，并依據(jù)其書面授權在加工的產(chǎn)品及外包裝上貼附智利公司提供的商標，加工的燈具全部出口至智利，不在中國境內(nèi)銷售。

　　二、應對策略

　　根據(jù)處理此類海關查扣案件的經(jīng)驗，對于涉外定牌加工的貨物，如果出口方能陳述清楚出口貨物為涉外定牌加工的理由，并提供境外委托加工方在運抵國的商標注冊證書、給國內(nèi)受托加工方的商標授權書等資料，海關一般會作出不能認定是否侵權的認定。律師為S公司撰寫了《不侵權的情況說明》，并向海關提供了相關證據(jù)。最終，上海海關出具了不能認定是否侵權的《進出口貨物知識產(chǎn)權狀況通知書》。

　　民事訴訟階段

　　攻方 ?涉外定牌加工受托方（集佳代理）

　　守方 ?國內(nèi)商標持有人

　　一、訴訟階段基本案情

　　在梳理案件事實的過程中，律師發(fā)現(xiàn)智利公司很早就在智利、秘魯?shù)饶厦乐迖易粤讼嚓P商標，并在中國進行委托加工，Y公司的國內(nèi)注冊商標存在明顯的摹仿痕跡。經(jīng)核查Y公司名下的商標數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)其還注冊有其他與南美洲知名燈具廠商相近似的商標。

　　二、進攻策略

　　依據(jù)相關法規(guī)，海關如不能認定所扣留的貨物是否侵犯知識產(chǎn)權，除非申請查扣人確認立即放行貨物，否則需要從扣留之日起等待50個工作日，在未收到法院的協(xié)助執(zhí)行通知的情況下才會放行。加上扣留之前的流程時間，一旦貨物被查扣，將導致交貨時間嚴重遲延。而S公司后續(xù)還有可能繼續(xù)為智利公司定牌加工。另一方面，海關查扣也給S公司帶來了損失，S公司也有彌補損失的需求。

　　因此，S公司在和集佳律師商討后，決定轉守為攻，主動發(fā)起確認不侵害商標權之訴和因申請海關知識產(chǎn)權保護措施損害責任糾紛之訴，以消除出口貨物目前不明的法律狀態(tài)，并彌補損失。律師針對本案擬定了多層次進攻的策略。

　　（一）確認不侵害商標權糾紛

　　1、以“涉外定牌加工”為盾

　　在訴訟階段，原告首先還是繼續(xù)主張出口的貨物為涉外定牌加工，未侵害被告的注冊商標專用權。

　　2、以“在先權利”和“權利濫用”為矛

　　在最高人民法院“HONDA案”再審判決作出后，針對涉外定牌加工的司法觀點有所變化，對境內(nèi)受托人是否侵權的判斷增加了一定的不確定性。為了進一步夯實原告的主張，原告律師還從在先權利和權利濫用角度強化主張：即主張被告的國內(nèi)注冊商標中的圖形部分為智利公司享有在先著作權的作品，文字部分與智利公司在先使用的字號一致，智利公司擁有在先權利。根據(jù)誠實信用原則以及最高人民法院第82號指導案例確定的裁判要點，認為原告不僅未構成商標侵權，且被告還構成權利濫用。

　　3、以財產(chǎn)保全為籌碼

　　在立案同時，原告還啟動了財產(chǎn)保全程序，法院裁定凍結了被告的部分銀行存款以及向海關交納的保證金。

　　（二）因申請海關知識產(chǎn)權保護措施損害責任糾紛

　　對于申請海關知識產(chǎn)權保護措施損害責任的歸責原則，司法實踐中存在爭議。有觀點認為，《知識產(chǎn)權海關保護條例》第十四條規(guī)定權利人承擔賠償責任的前提是“申請不當”，因此在案件中應考量是否申請不當及產(chǎn)生主觀過錯的時間點；也有觀點認為，關鍵在于被扣留的貨物能否被海關或者法院認定為侵權，如果不能則屬于申請不當。正是考慮到了司法實踐中的不同觀點，本案律師建議原告按多層次進行主張，即：

　　第一個層次：主張只要確認不侵害商標權，則應支持原告賠償主張。

　　第二個層次：主張被告取得商標權難謂正當，申請海關查扣自始即構成申請不當。

　　主要的理由為：現(xiàn)行《知識產(chǎn)權海關保護條例》第28條已經(jīng)將賠償?shù)臈l件設定為“海關不能認定被扣留的侵權嫌疑貨物侵犯知識產(chǎn)權權利人的知識產(chǎn)權，或者人民法院判定不侵犯知識產(chǎn)權權利人的知識產(chǎn)權”，條例1995年版本中的“采取保護措施不當?shù)摹币驯晦饤?。而且被告對智利公司的商標屬于明知，其注冊商標后對智利公司委托加工的出口貨物申請海關查扣屬于自始即不當。

　　案件結果

　　在本案一審審理過程中，經(jīng)法院組織原被告達成了調(diào)解：被告確認原告在生產(chǎn)并出口至智利的燈具上使用境外委托加工方的商標不侵害被告注冊商標專用權，并支付原告一定的和解金額。

　　本案原告的另一個訴求是希望以后的涉外定牌加工貨物能正常出口給智利公司，而不被查扣。經(jīng)過磋商，被告在調(diào)解協(xié)議之外還出具給原告一份授權書，確認原告有權在出口給智利公司且進口國和運抵國均為智利的商品及其外包裝或者容器、交易文書、出口報關材料上單獨標注或組合標注相關商標。