文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦

　　不少企業(yè)在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)后，都面臨實(shí)際使用的標(biāo)志與注冊(cè)標(biāo)志不完全一致的情形。根據(jù)國(guó)內(nèi)《商標(biāo)法》和《商標(biāo)審查指南》的相關(guān)規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)需要改變其標(biāo)志的，導(dǎo)致原注冊(cè)商標(biāo)的主要部分和顯著特征發(fā)生變化，改變后的標(biāo)志同原注冊(cè)商標(biāo)相比，易被認(rèn)為不具有同一性，應(yīng)當(dāng)重新提出注冊(cè)申請(qǐng)，且擅自改變的，限期改正后拒不履行的，依法予以撤銷。但其中何謂“主要部分和顯著特征發(fā)生變化”，在實(shí)踐中并沒(méi)有統(tǒng)一的意見(jiàn)，而個(gè)案判斷。

　　在歐盟的商標(biāo)審查實(shí)踐中，2015年12月，歐洲議會(huì)和理事會(huì)發(fā)布的《歐盟商標(biāo)指令》第16條第（5）款亦對(duì)此作出了類似的規(guī)定，即商標(biāo)在使用中與注冊(cè)標(biāo)志的某些要素不一致，但未改變注冊(cè)標(biāo)志顯著特征的，無(wú)論該使用中的標(biāo)志是否被同一所有人注冊(cè)，亦可視為前述注冊(cè)標(biāo)志的使用。

　　2020年10月，歐洲聯(lián)盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)（EUIPN）【1】就商標(biāo)使用標(biāo)志是否構(gòu)成注冊(cè)標(biāo)志“實(shí)質(zhì)變更”情形達(dá)成了共同慣例的共識(shí)，并就此發(fā)布了歐盟融合計(jì)劃第八個(gè)通用實(shí)踐指南。該指南旨在協(xié)調(diào)歐盟各國(guó)和各地區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的實(shí)踐，確定通用原則，增加審查員和商標(biāo)申請(qǐng)人的透明度、法律確定性、一致性和可預(yù)測(cè)性，以評(píng)估何種情形的標(biāo)志使用被認(rèn)定為改變了注冊(cè)商標(biāo)的顯著性，并在此方面提供指導(dǎo)。日前，該實(shí)踐指南已于2021年1月15日正式生效。

　　在指南中，關(guān)于使用標(biāo)志是否視為注冊(cè)商標(biāo)的使用，提供了兩步評(píng)估步驟。首先，判斷注冊(cè)標(biāo)志中的主要顯著部分和主要視覺(jué)部分（visually dominant elements）；其次，判斷使用標(biāo)志與注冊(cè)標(biāo)志的不同點(diǎn)，并評(píng)估相應(yīng)的改變所帶來(lái)的影響。

　　為使指南更具參考性，指南依據(jù)標(biāo)志要素的“增加”、“省略”、“特征的更改”以及“前述情形的組合”各類型，提供了對(duì)文字商標(biāo)，純圖形商標(biāo)和復(fù)合商標(biāo)的顯著性特征的影響的具體示例。

　　一、標(biāo)志要素的增加

　　一般而言，當(dāng)增加的要素為顯著要素，與已注冊(cè)標(biāo)志相互作用，而使已注冊(cè)標(biāo)志不具有獨(dú)立性時(shí)，則視為顯著要素變更，不能視為注冊(cè)標(biāo)志的使用，如以下示例中，雖然均增加了大魚圖形的設(shè)計(jì)，但對(duì)第一組而言，形成了“大魚吃小魚”的新的標(biāo)識(shí)含義，因而改變了原標(biāo)志的顯著特征：

　　?示例一

　　但若注冊(cè)標(biāo)識(shí)本身具有中等強(qiáng)度的顯著性，在此基礎(chǔ)上增加的為非顯著要素，則一般視為注冊(cè)標(biāo)識(shí)的使用，而不論這些元素在視覺(jué)上是否占據(jù)主要位置。若注冊(cè)標(biāo)識(shí)本身顯著性即較弱，則其顯著特征的改變則顯得較為容易，即使增加弱顯著性元素，也可能不被認(rèn)定為注冊(cè)標(biāo)志的使用（如以下示例二中第六組）。例如：

　　?示例二

　　二、標(biāo)志要素的省略

　　同標(biāo)志要素的增加，標(biāo)志要素的省略判斷也主要分為顯著要素的省略和非顯著要素的省略。就顯著要素的省略而言，則很大可能改變標(biāo)志整體的顯著性，因此構(gòu)成實(shí)質(zhì)變更。而僅在該顯著要素因尺寸和/或位置的原因，而容易被消費(fèi)者所忽略，則相應(yīng)的省略可被視為原注冊(cè)標(biāo)志的使用。如：

　　?示例三

　　若注冊(cè)標(biāo)識(shí)本身具有中等強(qiáng)度的顯著性，在此基礎(chǔ)上省略的為非顯著要素或弱顯著要素，則一般視為注冊(cè)標(biāo)識(shí)的使用。但若省略的部分為主要視覺(jué)部分，或與注冊(cè)標(biāo)志中其他元素有相互作用的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則其省略可能會(huì)造成顯著部分的實(shí)質(zhì)變更。如：

　　?示例四

　　若注冊(cè)標(biāo)識(shí)本身即由較低顯著性或缺乏顯著性的要素組合而成，且這些要素的組合使整個(gè)標(biāo)志可注冊(cè)，則省略這些要素中的一個(gè)或多個(gè)通常會(huì)實(shí)質(zhì)改變注冊(cè)標(biāo)志的顯著性。如：

　　?示例五

　　三、標(biāo)志要素特征的更改

　　（一）文字商標(biāo)

　　對(duì)于文字商標(biāo)，標(biāo)志要素特征的更改，包括字體、樣式、大小、大小寫、顏色或位置等。一般而言，只要該字樣仍然可識(shí)別，就不會(huì)構(gòu)成注冊(cè)標(biāo)志顯著特征的實(shí)質(zhì)變更。而若文字無(wú)法識(shí)別（如以下示例六第一組），或由于位置等要素的改變，導(dǎo)致注冊(cè)標(biāo)志文字含義發(fā)生變化（如以下示例六第二組），或部分文字系由風(fēng)格化的圖形構(gòu)成（如以下示例六第三、四組），則前述情形的更改將不被視為注冊(cè)標(biāo)志的使用。具體情形示例如下：

　　?示例六

　　（二）圖形商標(biāo)

　　對(duì)于純圖形商標(biāo)而言，顯著性來(lái)源于特定形式中的圖形要素。因此，對(duì)圖形的更改很可能會(huì)改變注冊(cè)標(biāo)志的主要顯著特征，除非它涉及的并非對(duì)標(biāo)志顯著性至關(guān)重要的特征（例如顏色，形狀等）。但若顏色系構(gòu)成顯著特征的來(lái)源（如以下示例七第二組），則顏色的改變也將視為注冊(cè)商標(biāo)的實(shí)質(zhì)變更。如果純圖形商標(biāo)的顯著性很低，則即使對(duì)商標(biāo)進(jìn)行很小的改動(dòng)也可能導(dǎo)致其顯著性的實(shí)質(zhì)改變。

　　?示例七

　　需要留意的是，對(duì)于黑白商標(biāo)和彩色商標(biāo)，更換顏色（如黑白更換為彩色，或彩色更換為黑白），與國(guó)內(nèi)的判斷標(biāo)準(zhǔn)稍有不同。根據(jù)本指南，顏色更改是否構(gòu)成注冊(cè)標(biāo)志的實(shí)質(zhì)變更，判斷標(biāo)準(zhǔn)仍主要取決于是否對(duì)注冊(cè)標(biāo)志的顯著要素構(gòu)成更改，換句話說(shuō)，“顏色”是否為該注冊(cè)標(biāo)志的顯著要素。如上述示例七中第二組，指定商品為第31類“香蕉”，因此，該注冊(cè)標(biāo)志中的“粉色”為該注冊(cè)商標(biāo)的主要顯著部分，更改為其他顏色則構(gòu)成實(shí)質(zhì)變更，而如上述示例七中的第一、三組，顏色并非注冊(cè)商標(biāo)的主要顯著部分，則可以在使用中更換標(biāo)志的顏色。

　　（三）組合商標(biāo)

　　文字和圖形的組合商標(biāo)，其某個(gè)要素的更改，同上述判斷規(guī)則，亦需要考慮是否對(duì)主要顯著部分進(jìn)行了更改。一般來(lái)說(shuō)，某要素對(duì)顯著性的貢獻(xiàn)越大，對(duì)該要素的改變就越有可能改變整個(gè)注冊(cè)標(biāo)志的顯著性。

　　?示例八

　　如上述示例，注冊(cè)商標(biāo)指定在第32類礦泉水商品上，相較而言，圖形對(duì)指定商品具有一定暗示性，而顯著性較弱。因此，文字部分“GERIVAN”為該注冊(cè)商標(biāo)的主要顯著部分。第一組中的使用標(biāo)志僅是對(duì)圖形和文字的位置進(jìn)行了調(diào)整，不影響文字部分的顯著性。而第二組的使用標(biāo)志對(duì)文字進(jìn)行了拆分，形成了新的商業(yè)印象，故視為實(shí)質(zhì)變更。

　　四、各類型要素變更的組合

　　除了上述提及的要素的增加、省略和特征更改以外，也有不少使用標(biāo)志的更改系前述樣式更改的組合。此種情況下，即分別遵循上述通用規(guī)則指南的原則進(jìn)行判斷即可。指南中簡(jiǎn)單給出了幾項(xiàng)示例如下：

　　?示例九

　　上述指南的發(fā)布，對(duì)于歐盟商標(biāo)和歐盟成員國(guó)商標(biāo)的審查實(shí)踐具有重大意義，不僅商標(biāo)權(quán)利人可以根據(jù)商標(biāo)在使用過(guò)程中的演變，判斷是否需重新申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，同時(shí)為權(quán)利人和審查員在異議、無(wú)效等反對(duì)程序中，審查異議人、無(wú)效申請(qǐng)人的基礎(chǔ)商標(biāo)是否在指定商品上投入了有效使用，以判斷基礎(chǔ)商標(biāo)的權(quán)利范圍，以及在撤銷程序中，判斷被撤銷商標(biāo)是否在指定商品上進(jìn)行了有效使用提供了較為明確的指引。此外，其中“是否構(gòu)成主要部分和顯著特征的實(shí)質(zhì)變更”的判斷思路，亦對(duì)國(guó)內(nèi)實(shí)踐具有參考價(jià)值。

　　注釋

　　【1】歐洲聯(lián)盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)（EUIPN）匯集了歐盟各國(guó)家和地區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，國(guó)際合作伙伴等，以在歐盟建立更強(qiáng)大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)，旨在加強(qiáng)歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和歐盟各國(guó)家和地區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、國(guó)際合作伙伴間的合作，達(dá)成更多共識(shí)。