你的服務(wù)商標(biāo)注冊對了嗎?——淺析美國服務(wù)商標(biāo)三步判斷法

2020-08-21

  文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦

  

  服務(wù)商標(biāo)和商品商標(biāo)相對應(yīng),但因其保護的對象是不可觸摸的服務(wù)行為,在申請注冊和保護過程中,不免容易與商品所衍生的功能、與其他服務(wù)產(chǎn)生關(guān)聯(lián),而不便區(qū)分。企業(yè)在進行商標(biāo)布局時,商品類別的布局往往清晰可見,但服務(wù)類別的布局則容易感到困惑。美國商標(biāo)審查指南中,關(guān)于“什么是服務(wù)”的相關(guān)介紹,或許能對服務(wù)的獨立性界定,申請注冊的必要性有所啟發(fā)。

  在判斷何以構(gòu)成一項獨立的服務(wù),美國商標(biāo)審查指南界定了三種標(biāo)準:(1)必須為真實的活動;(2)必須是為他人的利益,而非商標(biāo)申請人的利益;(3)必須與申請人的商品銷售所必須的活動,和其他服務(wù)的開展有本質(zhì)上的區(qū)別。

 

  ◆真實的活動

  服務(wù),為一項經(jīng)營活動,因此首要滿足的即是真實的活動,區(qū)別于僅僅是想法、概念、系統(tǒng)、過程和方法等。

  比如,一家生產(chǎn)銷售USB存儲設(shè)備,在美國申請注冊第9類存儲設(shè)備和第42類存儲服務(wù),但在提交使用證據(jù)時,僅提交USB存儲設(shè)備的產(chǎn)品照片,則難以構(gòu)成第42類服務(wù)的使用證據(jù)。雖然通過這項商品可以為消費者提供存儲服務(wù),但因該“存儲服務(wù)”并不是通過真實活動開展的,則不能構(gòu)成一項獨立的服務(wù)活動,無法獲得服務(wù)商標(biāo)的申請注冊。

  相反,9類的計算機軟件商品為近年來申請注冊的大熱門。而很多情況下,軟件往往是實現(xiàn)某項服務(wù)功能的載體,因此在申請注冊9類具體功能軟件的基礎(chǔ)上,該項具體功能所對應(yīng)的服務(wù)注冊更為重要。如社交軟件實質(zhì)上是通過軟件這一媒介提供45類的社交服務(wù)。該項服務(wù)是在提供軟件產(chǎn)品以外,通過組織人力、技術(shù)、運營等獨立運行的經(jīng)濟服務(wù),可謂“真實的活動”。若前述服務(wù)并非通過9類已錄制或可下載的軟件實現(xiàn),而僅是通過網(wǎng)頁上不可下載的軟件形式實現(xiàn),在申請注冊45類的同時,可同時申請42類“Providing online non-downloadable computer software for……提供不可下載的計算機軟件服務(wù),為實現(xiàn)某具體功能”,以保護對應(yīng)的服務(wù)對象和實現(xiàn)功能的載體。

  此外,審查指南也提出,真實的服務(wù)活動的認定,也需同時考慮商業(yè)環(huán)境因素。比如,雜貨店、百貨店和其他類似的零售商店在很長一段時間都不被視為服務(wù)活動,但在認識到該項無形的活動實際上是在“將各種商品集合起來,方便消費者集中在一個地方選購商品”后,也被視為無形服務(wù)的一種。中國也是在2013年在35類中新增“藥用、獸醫(yī)用、衛(wèi)生用制劑和醫(yī)療用品的零售或批發(fā)服務(wù)”。而大部分國家/地區(qū)在第35類均可申請注冊具體的零售服務(wù),如電子產(chǎn)品的零售、服裝零售、食品零售等。即使個別不接受具體商品零售服務(wù)申請的國家,如秘魯?shù)龋部梢酝ㄟ^申請注冊“為了他人的利益,將……這些商品聚集在一起(不包括運輸),目的在于方便消費者查看和購買這些商品”的表述,保護零售服務(wù)。

 

  ◆為他人利益

  服務(wù),其內(nèi)含的應(yīng)有之義,即為他人提供服務(wù)。因此,若僅是為自己的產(chǎn)品提供廣告,則不能構(gòu)成35類的“廣告”服務(wù)。為此,美國審查員在審查第35類廣告等服務(wù)時,常下發(fā)審查意見,要求申請人確認所申請的相關(guān)服務(wù)是否的確為第三方提供。

  此外,在商品生產(chǎn)和銷售過程中,并非以他人利益,開展相應(yīng)的研究和開發(fā)活動,或者開展其他的常規(guī)或商業(yè)預(yù)期內(nèi)的活動,也難以構(gòu)成獨立的服務(wù)。

 

  ◆與提供商品活動和其他服務(wù)相區(qū)分

  此項判斷標(biāo)準關(guān)乎服務(wù)的獨立性問題。審查指南指出,在判斷一項活動是否足以區(qū)分于申請人的主要活動,以構(gòu)成一項服務(wù),審查員需首先確定申請人的主要活動性質(zhì),比如是服務(wù)活動的履行,或僅是提供有形的商品。其次,審查員需確定該項服務(wù)在本質(zhì)上是與其他特定產(chǎn)品和服務(wù)的提供有本質(zhì)區(qū)別的經(jīng)濟活動。

  比如,經(jīng)營雜貨店在美國可作為一項注冊服務(wù)。但在雜貨店中,為消費者打包購買的商品則難以被視為一項獨立的可注冊服務(wù),因為在經(jīng)營雜貨店服務(wù)中,打包為可預(yù)期的經(jīng)常提供的輔助性服務(wù)。

  同理,為產(chǎn)品的使用所提供必要的一般的信息和說明,也并非獨立的咨詢服務(wù)。此外,37類的電器、汽車維修服務(wù)等,也被大多數(shù)電器、汽車公司所覆蓋申請注冊,但值得留意的是,若申請人僅是承諾對其售出的產(chǎn)品提供保修服務(wù),則前述保修服務(wù)也難以構(gòu)成獨立的37類維修服務(wù)。因為前述提供信息,提供保修等活動僅為產(chǎn)品銷售中所預(yù)期產(chǎn)生的隨附性活動,且一般也不額外收費費用,而不能作為一項獨立的服務(wù)。

  而判斷是否為僅是隨附性、輔助性的服務(wù)活動,很大程度上也依賴于商業(yè)習(xí)慣和普通消費者的預(yù)期。比如,在銷售產(chǎn)品后,為該產(chǎn)品提供需額外付費的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證服務(wù),可視為一項獨立的服務(wù)。

  縱觀上述提及的三項標(biāo)準,其一方面強調(diào)服務(wù)的本質(zhì),即為他人提供的真實的活動(雖然無形),另一方面強調(diào)與商品的區(qū)別。而其判斷的難度,與商業(yè)活動的日益復(fù)雜性不無關(guān)聯(lián),同時也是隨著消費者的認知習(xí)慣,行業(yè)發(fā)展而不斷動態(tài)變化的。結(jié)合上述標(biāo)準,可為服務(wù)商標(biāo)的申請注冊必要性、服務(wù)商標(biāo)證據(jù)的提供,甚至對混淆誤認可能性和侵權(quán)的判斷提供參考。

  

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