文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 柴瑋杰

　　在中國(guó)，為防止第三方搶注或借本企業(yè)知名商標(biāo)的良好商譽(yù)銷售商品，大部分企業(yè)除了在主營(yíng)的商品上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，也會(huì)在非主營(yíng)商品上申請(qǐng)商標(biāo)。但是在美國(guó)，商標(biāo)的申請(qǐng)、審查、續(xù)展及異議、無效等程序要求及標(biāo)準(zhǔn)，與國(guó)內(nèi)有很大不同。美國(guó)尤其地注重使用證據(jù)，且在提交使用證明時(shí)，需申請(qǐng)人提交宣誓。若申請(qǐng)商品的范圍超出實(shí)際使用范圍，卻在申請(qǐng)時(shí)提交了所有商品均實(shí)際投入使用的聲明，則將會(huì)把商標(biāo)置于極其脆弱的境地，不但在后續(xù)對(duì)他人的近似商標(biāo)主張權(quán)利時(shí)將受到限制，也將對(duì)近似商標(biāo)所有人提起的異議或無效主張難以抗拒。為此，筆者在此對(duì)美國(guó)商標(biāo)制度中的使用證據(jù)進(jìn)行詳細(xì)梳理，以供參考。

　　一、美國(guó)商標(biāo)使用證據(jù)要求

　　美國(guó)使用證據(jù)要求一般如下：a.申請(qǐng)/注冊(cè)人需要為申請(qǐng)的每一類別下的商品，至少提供一件使用證據(jù)。若申請(qǐng)/注冊(cè)人認(rèn)為一件使用證據(jù)可支持?jǐn)?shù)個(gè)類別商品的使用的，需向?qū)彶閱T明確指出；b.若為標(biāo)準(zhǔn)字體申請(qǐng)，則使用證據(jù)可以為任何形式及顏色；若為非標(biāo)準(zhǔn)字體，且主張顏色，則提交使用證據(jù)時(shí)顯示的商標(biāo)，需與申請(qǐng)時(shí)主張的顏色及設(shè)計(jì)一致。

　　此外，由于美國(guó)對(duì)使用證據(jù)的要求極其嚴(yán)格，對(duì)于產(chǎn)品的使用證據(jù)與對(duì)于服務(wù)類產(chǎn)品的使用證據(jù)要求也存在一定區(qū)別，我們具體列出如下：

　　（一）對(duì)一般產(chǎn)品的使用證據(jù)要求

　　1.以照片形式：一般來說，可以提供于產(chǎn)品上顯示商標(biāo)的標(biāo)簽，運(yùn)輸標(biāo)簽，包裝等；也可以為直接壓印在產(chǎn)品上的商標(biāo)。需直接顯示產(chǎn)品與商標(biāo)的聯(lián)系。

　　2.以網(wǎng)頁(yè)形式提交：1）包含申請(qǐng)產(chǎn)品的圖片或文字描述；2）顯示商標(biāo)與產(chǎn)品的聯(lián)系；3）提供一種購(gòu)買產(chǎn)品的方式。需注意的是，提供的網(wǎng)頁(yè)截圖中，商標(biāo)需要以一種可以被消費(fèi)者辨識(shí)為商標(biāo)的形式出現(xiàn)。若商標(biāo)距離產(chǎn)品較遠(yuǎn)，更可能被識(shí)別為供應(yīng)方名稱等，而非直接應(yīng)用于產(chǎn)品的商標(biāo)，則為不可被接受的證據(jù)。

　　對(duì)軟件，程序，電影，視頻等電子產(chǎn)品的使用證據(jù)要求：可以為在電腦程序上顯示了商標(biāo)的截屏；在某一幀上顯示了商標(biāo)的電影或視屏的截圖。對(duì)于前述類型商品，只要商標(biāo)被應(yīng)用于產(chǎn)品或裝載物，或與產(chǎn)品一同顯示，且產(chǎn)品進(jìn)行了商業(yè)銷售，則不要求消費(fèi)者可以在購(gòu)買產(chǎn)品之前預(yù)先看到商標(biāo)。

　　對(duì)于軟件類產(chǎn)品，則可以提供顯示軟件可下載或可購(gòu)買的網(wǎng)頁(yè)截圖。

　　（二）對(duì)服務(wù)的使用證據(jù)要求

　　1.以照片提交：可以為宣傳單頁(yè)，海報(bào)，或雜志介紹，只要詳細(xì)體現(xiàn)了商標(biāo)和具體的服務(wù)介紹；

　　2.以網(wǎng)頁(yè)形式提交：可以為詳細(xì)描述了服務(wù)并顯示商標(biāo)的網(wǎng)頁(yè)截圖。

　　提交使用證據(jù)時(shí)，美國(guó)官方還要求申請(qǐng)人提交宣誓書/使用聲明，聲明商標(biāo)已在全部產(chǎn)品上投入使用，或提供有理由的不使用聲明。具體內(nèi)容如下：

　　1.宣誓書：申請(qǐng)人在提交使用證據(jù)的同時(shí)，提交一份簽字后的宣誓書。宣誓書中，需表明宣誓人證明所有商品及/或服務(wù)均已實(shí)際投入使用。同時(shí)，宣誓人知曉，基于故意的錯(cuò)誤聲明可能導(dǎo)致罰款或監(jiān)禁。同時(shí)，也將危害申請(qǐng)/注冊(cè)的有效性。

　　2.合理的不使用聲明：若申請(qǐng)人基于特殊原因，暫時(shí)無法將商標(biāo)投入使用，但實(shí)際并無放棄商標(biāo)意圖，且后續(xù)有繼續(xù)使用商標(biāo)之意，則可以提交一份“合理的不使用聲明”，向官方說明情況。然而該種聲明，需具體說明無法實(shí)際投入使用的理由，且需要告知商標(biāo)再次投入使用的時(shí)間。以下理由可構(gòu)成合理的不使用聲明：1）貿(mào)易禁運(yùn)；2）業(yè)務(wù)售賣；3）生產(chǎn)產(chǎn)品必須的設(shè)備等需要維護(hù)或者重設(shè)，且該種設(shè)備市面無可替代產(chǎn)品；3）疾病，自然災(zāi)害等；4）與經(jīng)銷商之間的協(xié)商；5）若客戶有后續(xù)訂單的，也可以提交，證明商標(biāo)將于后續(xù)提交使用，沒有放棄的意圖。

　　（三）幾種申請(qǐng)基礎(chǔ)及對(duì)應(yīng)的使用證據(jù)要求

　　1.基于實(shí)際使用提交申請(qǐng)—— Section 1（a）

　　一般來說，客戶需要為申請(qǐng)的每一類別商品或服務(wù)提交至少一件使用證據(jù)。若認(rèn)為可以以一件商品的使用證據(jù)，指代數(shù)件類別的，需特別向?qū)彶閱T指出。同時(shí)，作為使用證據(jù)的商品需為至少在申請(qǐng)日前在美國(guó)實(shí)際投入使用。

　　2.基于意圖使用提交申請(qǐng)—— Section 1（b）

　　基于善意使用的意圖提交的申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)無需提交使用證據(jù)。后續(xù)對(duì)提交使用證據(jù)的延期，可達(dá)三年。

　　3.基于馬德里提交的申請(qǐng)—— 66（a）

　　申請(qǐng)時(shí)無需使用證據(jù)，但注冊(cè)后5-6年需提交。

　　4.基于國(guó)內(nèi)申請(qǐng)/注冊(cè)提交的申請(qǐng)—— 44（d）（e）

　　申請(qǐng)時(shí)無需使用證據(jù)，但注冊(cè)后5-6年需提交。

　　（四）注冊(cè)后提交使用證據(jù)：美國(guó)一般要求注冊(cè)后5-6年提交一次使用證據(jù)，后續(xù)，每次續(xù)展時(shí)均需提交一次使用證據(jù)。

　　二、審查階段時(shí)的自由裁量及注冊(cè)后的證據(jù)抽查

　　（一）申請(qǐng)時(shí)的審查員依其自由裁量權(quán)做出的進(jìn)一步要求：

　　雖然美國(guó)商標(biāo)的一般使用證據(jù)要求如上所述，但美國(guó)審查員完全可以基于職權(quán)對(duì)申請(qǐng)人提出更高的使用證據(jù)要求。一般來說，若申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)首次提交的使用證據(jù)存疑（疑似經(jīng)電子修改等），則審查員在下發(fā)審查意見，要求申請(qǐng)人提供更清晰的照片的同時(shí)，會(huì)要求申請(qǐng)人提供更詳細(xì)的產(chǎn)品使用信息，包括但不限于：商品第一次銷售日，產(chǎn)品具體實(shí)物銷售的所在地，商店展示，產(chǎn)品的第一次成交日期等。

　　或者，若申請(qǐng)人申請(qǐng)的產(chǎn)品過多，范圍過廣，審查員也可能要求申請(qǐng)人出具進(jìn)一步的產(chǎn)品信息，如：產(chǎn)品介紹，廣告，使用手冊(cè)等；或者，要求提供其他產(chǎn)品的使用證據(jù)，如：同時(shí)申請(qǐng)第28類的滑板，釣魚竿等商品，但僅提供滑板的銷售證據(jù)。雖官方要求為一個(gè)類別至少提供一件使用證據(jù)，但審查員可以依職權(quán)要求申請(qǐng)人提供可以覆蓋全部商品的使用證據(jù)。

　　（二）注冊(cè)后的美國(guó)使用證據(jù)抽查計(jì)劃

　　適用條件：

　　1.適用于已提交使用證據(jù)的商標(biāo)（即不包括基于馬德里或國(guó)內(nèi)申請(qǐng)/注冊(cè)而提交的，尚未到5-6年提交使用證據(jù)年限的注冊(cè)商標(biāo)）。

　　2.商標(biāo)指定了一個(gè)類別，且指定了該類別中四項(xiàng)或超過四項(xiàng)商品或服務(wù)的；或者，商標(biāo)指定了兩個(gè)或兩個(gè)以上類別，且至少在其中兩個(gè)類別分別指定了兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上商品或服務(wù)的。

　　三、使用證據(jù)相關(guān)的無效，異議等

　　1.虛假聲明。在介紹商標(biāo)使用證據(jù)的要求時(shí)，我們提到，美國(guó)官方要求在提交使用證據(jù)的同時(shí)，一并提交宣誓書，而宣誓書中包括：“宣誓人證明所有商品及/或服務(wù)均已實(shí)際投入使用。同時(shí)，宣誓人知曉，基于故意的錯(cuò)誤聲明可能導(dǎo)致罰款或監(jiān)禁。同時(shí)，也將危害申請(qǐng)/注冊(cè)的有效性?！?/p>

　　基于以上，若后續(xù)宣誓書中提及的商品未被實(shí)際投入使用，則對(duì)方可以主張申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)蓄意提交了虛假聲明而提交異議或無效。同時(shí)，主張?jiān)撋虡?biāo)系基于欺詐而獲得的注冊(cè)。

　　2.不使用撤銷。嚴(yán)格來說，美國(guó)沒有所謂的三年不使用撤銷，即，商標(biāo)未使用僅兩年，只要對(duì)方可以證明商標(biāo)申請(qǐng)人商標(biāo)沒有實(shí)際使用，且沒有繼續(xù)投入使用的意圖，依然可以提起無效（美國(guó)撤銷為無效的一種）。同時(shí)，即使對(duì)方商標(biāo)未實(shí)際投入使用已滿三年，若對(duì)方存在充分理由，商標(biāo)依然可以不被撤銷（如：天災(zāi)人禍；商品較為復(fù)雜，商業(yè)計(jì)劃的周期較長(zhǎng)）。

　　三年不使用撤銷，僅是一般而言，若不滿三年而提起撤銷，撤銷人除證明商標(biāo)不使用外，還需證明對(duì)方無使用意圖。而該種證明責(zé)任較高。滿三年而不使用，官方推定對(duì)方無使用意圖，對(duì)方需要指明存在后續(xù)使用意圖的。

　　同時(shí)，在商標(biāo)不使用撤銷中，若實(shí)際使用中的商標(biāo)與申請(qǐng)的商標(biāo)（主張了顏色及設(shè)計(jì)），僅是存在較輕微的非實(shí)質(zhì)性變動(dòng)，而消費(fèi)者能夠?qū)?shí)際使用中的商標(biāo)與申請(qǐng)商標(biāo)辨識(shí)為相同商標(biāo)的，則該兩件商標(biāo)屬于法律上的等同商標(biāo)。被撤銷人完全可以進(jìn)行抗辯。

　　四、建議及評(píng)價(jià)

　　美國(guó)重視商標(biāo)的實(shí)際使用，且不同于國(guó)內(nèi)注冊(cè)在先的保護(hù)原則，美國(guó)保護(hù)商標(biāo)的在先使用。即使未注冊(cè)商標(biāo)，也可以基于其在先的使用，對(duì)申請(qǐng)中商標(biāo)提起異議，對(duì)已注冊(cè)商標(biāo)提起無效。

　　前述抽查機(jī)制，審查員的自由裁量權(quán)及對(duì)使用證據(jù)的種種要求，均為保證申請(qǐng)/注冊(cè)人提交了真實(shí)的使用證據(jù)。然而，國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人基于國(guó)內(nèi)實(shí)踐（在主要商標(biāo)上申請(qǐng)大量的商品及類別，包括與其實(shí)實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍相去甚遠(yuǎn)），通常也偏向于在美國(guó)申請(qǐng)時(shí)，一并申請(qǐng)大量的商品及類別。

　　前述抽查機(jī)制，審查員的自由裁量權(quán)及對(duì)使用證據(jù)的種種要求，均為保證申請(qǐng)/注冊(cè)人提交了真實(shí)的使用證據(jù)。然而，國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人基于國(guó)內(nèi)實(shí)踐（在主要商標(biāo)上申請(qǐng)大量的商品及類別，包括與其實(shí)實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍相去甚遠(yuǎn)），通常也偏向于在美國(guó)申請(qǐng)時(shí)，一并申請(qǐng)大量的商品及類別。

　　綜上，筆者建議擬在美國(guó)進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)的個(gè)人及公司，依商標(biāo)在美的實(shí)際使用情況及計(jì)劃，謹(jǐn)慎選擇擬申請(qǐng)的商品及服務(wù)。