筆者以往在代理知識產(chǎn)權(quán)案件過程中，比較常見的案件類型是在先字號權(quán)與商標權(quán)的權(quán)利沖突問題、在先著作權(quán)與商標權(quán)的沖突問題，對于專利權(quán)與商標權(quán)的沖突問題接觸較少，近期恰好有一個案例，經(jīng)筆者簡單總結(jié)分析，與讀者分享。

中國A公司與國外B公司合作，該B公司在其本國擁有注冊商標X，C公司在中國擁有注冊商標X。A獲得了B公司的授權(quán)書之后，在中國生產(chǎn)制造某產(chǎn)品，然后出口提供給B公司。后來，A公司設計了一款該產(chǎn)品的外包裝箱，該外包裝箱上印有產(chǎn)品圖案，并且在箱體表面醒目之處印有商標X，A公司將該外包裝箱的設計申請了中國外觀專利，經(jīng)過專利局審查，獲得授權(quán)。產(chǎn)品生產(chǎn)加工好之后，在貨物出關的過程中，被海關扣貨，A公司的生產(chǎn)出口行為被認為疑似侵犯了C公司在中國的注冊商標專用權(quán)。A公司無奈，提供了反擔保金額，先使得貨物出關，規(guī)避了與B公司合同違約風險，但A公司仍然面臨商標侵權(quán)訴訟的風險，然而C公司并沒有提起商標侵權(quán)訴訟，卻以其在中國的注冊商標X的注冊商標專用權(quán)，向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會提起了針對A公司已經(jīng)授權(quán)的包裝箱外觀專利無效申請。

C公司在該無效請求書中提到，A公司的外觀包裝箱所標示的X商標，C公司擁有在先商標權(quán)，該外觀包裝箱對于X標識的使用，非常醒目突出，在市場上容易造成消費者混淆誤認，并且X商標在中國早已為消費者廣為知曉。

A公司在無效答辯中提到，X商標本身含義顯著性較弱，商標權(quán)人C公司不應當獨占這樣一個顯著性弱的商標，A公司用于外包裝箱是屬于正當使用；A公司擁有B公司的授權(quán)，B公司在其本國擁有注冊商標專用權(quán)，產(chǎn)品均出口，不會在中國市場上銷售，客觀上不會造成消費者的混淆誤認，并且C公司早已自己宣稱放棄X商標在中國的使用，更不會造成混淆誤認；此外，A公司已經(jīng)向商標局提起了撤銷三年不使用申請，結(jié)合C公司放棄商標使用的宣稱，該商標極有可能未來被撤銷。

本案無效決定結(jié)果，專利復審委員會決定，依據(jù)專利法第23條之規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。授予專利權(quán)的外觀設計與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比，應當具有明顯區(qū)別。授予專利權(quán)的外觀設計不得與他人在申請日以前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突。本案中，A公司的在后外觀專利權(quán)，與C公司在先取得的商標權(quán)構(gòu)成沖突，宣告A公司的外觀專利權(quán)無效。

綜合分析本案，筆者建議企業(yè)：

1、企業(yè)在接受國外企業(yè)的OEM訂單的時候，務必與國外委托方進行確認，要求其擁有中國注冊商標專用權(quán)，同時，注意審核中國注冊商標證書所列的商品內(nèi)容、商標標樣是否與OEM訂單所指定的商品內(nèi)容、商標標樣一致，否則如果該權(quán)利在他人手中，該企業(yè)也容易因為生產(chǎn)加工行為，一并卷入商標侵權(quán)訴訟糾紛中。

2、企業(yè)申請外觀專利時，注意設計中所包含的文字、圖案，是否會與他人在先的商標權(quán)有沖突。并且在申請外觀專利時，請去掉該文字。因為外觀專利權(quán)并不保護文字內(nèi)容，反而容易與他人在先權(quán)利造成沖突。

3、企業(yè)設計商標時，請注意選擇顯著性較為強的商標進行設計并且注冊使用。本案X商標是個英文商標，中文譯文為“本國的”，實際上，這樣的商標是缺乏顯著性，如果不是因為其多年在本國的使用，影響力輻射至了中國，想必商標局很難會批準這樣一個商標獲得注冊。

4、企業(yè)如果有意放棄某個商標的產(chǎn)品線，可以考慮通過商標轉(zhuǎn)讓的方式，盤活無形資產(chǎn)，注意盡量不要向媒體發(fā)布終止使用該商標的聲明，因為在中國，如果注冊商標連續(xù)三年不使用，則可以被商標局撤銷該注冊商標。如果企業(yè)發(fā)布終止使用商標的聲明，容易被他人用作撤銷三年不使用的證據(jù)。