文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王寶筠

引言：

專利侵權(quán)判定問題一直以來是專利保護中的熱點問題，針對該問題，專利從業(yè)者進行了諸多討論。本文，將目光聚集到專利中的方法專利，針對方法專利中存在判斷步驟的情況，就專利侵權(quán)問題結(jié)合一模擬案例加以討論。

一、案例：

該案例十分簡單，專利權(quán)為一方法，包括步驟A、B、C、D。其中，步驟B為一個判斷步驟，具體為：判斷是否滿足條件甲，如果“是”則執(zhí)行步驟C，對于“否則”的情況，在該權(quán)利要求中并沒有加以明確。專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)一競爭對手在使用一類似方法（后文對于涉嫌侵權(quán)的方法均稱為目標方法），該目標方法包括A、B、X、C、D這五個步驟，其中，A、C、D和本發(fā)明的A、C、D完全一致，只不過，目標方法在步驟B的判斷為“是”的情況下，并不直接執(zhí)行步驟C，而是進一步執(zhí)行步驟X的判斷，在步驟X的判斷結(jié)果為“是”的情況下，再去執(zhí)行步驟C。那么，這個目標方法是否侵權(quán)呢？對此案例，存在以下觀點。

二、觀點：

（一）、觀點一：

觀點一認為目標方法并不侵權(quán)，主要理由為：在專利權(quán)中，只要步驟B的判斷結(jié)果為“是”，就去執(zhí)行步驟C；而在目標方法中，在步驟B的判斷結(jié)果為“是”的情況下，并不一定執(zhí)行步驟C，因此，目標方法的方案和專利權(quán)的方案是兩個不同的方案，目標方法并不侵權(quán)。

（二）、觀點二：

觀點二認為：在目標方法中存在步驟A、B、X、C、D這五個步驟，這五個步驟中包含了專利權(quán)的A、B、C、D四個步驟?；谌娓采w原則，目標方法落入權(quán)利要求的保護范圍中，構(gòu)成侵權(quán)。

（三）、觀點三：

觀點三認為：權(quán)利要求中的步驟B和步驟C的表述屬于一上位概念，目標方法的步驟B、步驟X和步驟C屬于該上位概念的下位概念，因此，目標方法構(gòu)成侵權(quán)。

上述幾個觀點貌似都有道理，但針對同樣的事實，怎么會得出兩個相反的結(jié)論呢？這需要我們進行分析。

三、筆者的分析

在進行侵權(quán)判定的分析之前，我們首先有必要明確專利侵權(quán)的判定方法。在北京市高級人民法院發(fā)布的《專利侵權(quán)判定指南》（后文稱“《指南》”）中，對發(fā)明、實用新型專利權(quán)的侵權(quán)判定，具體明確了相同侵權(quán)和等同侵權(quán)兩種判定方法。本文以這兩種方法對上述案例進行分析。

（一）、基于相同侵權(quán)對本案的分析

1、相同侵權(quán)的相關(guān)規(guī)定

在《指南》第35條中指出：相同侵權(quán)，即文字含義上的侵權(quán),是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含了與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同的對應(yīng)技術(shù)特征。這可以理解為是對相同侵權(quán)的一般性定義。

在《指南》第36條中指出：當權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征采用上位概念特征，而被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征采用的是相應(yīng)的下位概念特征時，則被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入專利權(quán)保護范圍。

在《指南》第37條中指出：被訴侵權(quán)技術(shù)方案在包含了權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征的基礎(chǔ)上，又增加了新的技術(shù)特征的，仍然落入專利權(quán)保護范圍。

第36、37條是對相同侵權(quán)的進一步細化的規(guī)定，我們可以將這兩條簡單理解為是下位概念構(gòu)成對上位概念的侵權(quán)、增加新技術(shù)特征的方案構(gòu)成對原有方案的侵權(quán)。

2、結(jié)合相同侵權(quán)對觀點二的分析

結(jié)合之前的介紹可以發(fā)現(xiàn)，觀點二就是基于相同侵權(quán)得出目標方法侵權(quán)的結(jié)論。具體而言，觀點二認為目標方法在專利權(quán)方法的基礎(chǔ)上新增加了一個技術(shù)特征（判斷X），但其仍然落入專利權(quán)的保護范圍中。觀點二依據(jù)《指南》第37條，其結(jié)論似乎毫無爭議，但事實確實如此嗎？其實并不盡然。

分析觀點二的問題所在，筆者認為我們應(yīng)該注意侵權(quán)判定過程中的比對對象。

（1）技術(shù)特征

在《指南》中明確規(guī)定，應(yīng)該采用技術(shù)特征比對的方法來進行侵權(quán)判定，也就是說，侵權(quán)判定過程中的比對對象應(yīng)該是技術(shù)特征。那么，什么是技術(shù)特征呢？在《指南》第5條中指出，技術(shù)特征是指在權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案中，能夠相對獨立地執(zhí)行一定的技術(shù)功能、并能產(chǎn)生相對獨立的技術(shù)效果的最小技術(shù)單元或者單元組合。這里面提及幾個“獨立”是我們要加以重視的內(nèi)容。

（2）觀點二的問題所在

在觀點二中，是把權(quán)利要求保護方案中的A、B、C、D四個步驟拆分開來作為4個技術(shù)特征。筆者認為，觀點二中以形式化的步驟劃分作為技術(shù)特征的劃分依據(jù)是不妥當?shù)?，?yīng)該結(jié)合基本的邏輯要求以及實際的技術(shù)內(nèi)容來劃分技術(shù)特征，并以這樣劃分出的技術(shù)特征作為侵權(quán)判斷中的比較對象。

例如，在本案中，從基本的邏輯來講，“判斷”應(yīng)該包括判斷本身以及判斷所對應(yīng)執(zhí)行的動作，這樣才是一個完整的“判斷”，才能滿足執(zhí)行相應(yīng)功能、達到相應(yīng)技術(shù)效果這一技術(shù)特征的最低要求。在本案中，判斷步驟B和執(zhí)行步驟C應(yīng)該作為一個整體，被視作一個技術(shù)特征。相應(yīng)的，在目標方法中，判斷步驟X和其對應(yīng)的執(zhí)行步驟C應(yīng)該作為一個整體，而該整體是步驟B所對應(yīng)的執(zhí)行動作，該執(zhí)行動作應(yīng)該和步驟B一起構(gòu)成一個技術(shù)特征。目標方法中所包括的技術(shù)特征是：特征一：步驟A，特征二：步驟D，以及特征三：步驟B、步驟X和步驟C。由此可見，目標方法并不是相對于權(quán)利要求增加了技術(shù)特征的方案，而是一個將權(quán)利要求的技術(shù)特征“步驟B和C”修改為“步驟B、X、C”的方案。由于目標方法并沒有包含權(quán)利要求的所有技術(shù)特征，因此，目標方法并不構(gòu)成等同侵權(quán)。觀點二并不成立。

3、結(jié)合相同侵權(quán)對觀點三的分析

觀點三是以特征間的上下位關(guān)系來說明目標方法侵權(quán)。這一觀點的核心點在于：權(quán)利要求中的“進行步驟B的判斷，再執(zhí)行步驟C”屬于一上位概念，但“進行步驟B的判斷，再執(zhí)行步驟C”確實是一個上位么，確實能夠概括例如“進行步驟B的判斷，再進行步驟X的判斷，再執(zhí)行步驟C”這一具體方案么？答案是否定的。

分析獨立權(quán)利要求我們會發(fā)現(xiàn)，“進行步驟B，再執(zhí)行步驟C”這一所謂的上位概念所對應(yīng)的方案應(yīng)該是：如果滿足步驟B的判斷條件，則執(zhí)行步驟C，不滿足則不執(zhí)行步驟C（對于判斷條件為“不滿足”的情況，由于權(quán)利要求沒有限定，因此，可以進行最大化的解釋，但由于已經(jīng)限定了滿足判斷條件的情況下執(zhí)行步驟C，而且判斷的不同分支的執(zhí)行內(nèi)容又必然不同，因此，在最大化解釋的情況下，解釋出的內(nèi)容為“不滿足則不執(zhí)行步驟C”）。

但對于目標方法的方案是：

滿足步驟B的判斷條件、以及滿足步驟X的判斷條件，則執(zhí)行步驟C；

滿足步驟B的判斷條件但不滿足步驟X的判斷條件，不執(zhí)行步驟C；

不滿足步驟B的判斷條件，則不執(zhí)行步驟C。

從上述三種情況可見，在滿足步驟B判斷條件的情況下，存在不執(zhí)行步驟C的情況，而這和上位概括中滿足步驟B即執(zhí)行步驟C的情況是相悖的，因此，從上位概念的角度來說，獨立權(quán)利要求中的上位概念是無法包括目標方法的某一分支方案的，目標方法并不是獨立權(quán)利要求上位概念的下位方案。

由上述分析我們可以知道，對于一個“上位概念”，我們應(yīng)該全面分析其文字表述背后所實際對應(yīng)的技術(shù)內(nèi)容，以此來確定其是否確實屬于上位概念。在上位概念無法成立的情況下，觀點三基于此所得出的目標方法構(gòu)成相同侵權(quán)的結(jié)論也就無法成立了?；仡櫽^點一我們可以發(fā)現(xiàn)，這其實也是觀點一的觀點。盡管觀點二、三所得出的目標方法侵權(quán)的結(jié)論有誤，但我們還不能據(jù)此就得出目標方法不侵權(quán)的結(jié)論，因為我們還需要進行等同侵權(quán)方面的分析。

（二）結(jié)合等同侵權(quán)對本案的分析

1、等同侵權(quán)

在《指南》第42條中指出，等同侵權(quán)，是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案有一個或者一個以上技術(shù)特征與權(quán)利要求中的相應(yīng)技術(shù)特征從字面上看不相同，但是屬于等同特征，應(yīng)當認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入專利權(quán)保護范圍。

在第43條中指出，等同特征，是指與權(quán)利要求所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠想到的技術(shù)特征。

在第44、45、46條中，則對“基本相同的手段、基本相同的功能和基本相同的效果”進行了明確。

2、結(jié)合等同侵權(quán)對本案的分析

結(jié)合等同侵權(quán)的上述規(guī)定，我們可以做如下的分析。

我們?nèi)匀灰詸?quán)利要求中的“步驟B和步驟C”作為一個技術(shù)特征、目標方法中的“步驟B、判斷X和步驟C”作為一個技術(shù)特征，來進行等同侵權(quán)方面的分析。

如果目標方法中所增加的判斷X，是一個常規(guī)的判斷步驟，例如，是否開機的判斷，那么，對于步驟B、X、C來說，其對于步驟B、C的改變僅僅是一種慣常的替換，其整體的工作原理沒有較步驟B、C發(fā)生改變，步驟B、X、C相對于步驟B、C來說屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員無需付出創(chuàng)造性勞動就能想到的技術(shù)特征，因此，步驟B、X、C屬于步驟B、C的等同特征。在目標方法中的步驟A、D與專利中的步驟A、D相同的情況下，可以以同等侵權(quán)的判定方式得出目標方法構(gòu)成對專利權(quán)的侵權(quán)。

但是，如果目標方法中所新增加的判斷X是一個存在新的價值、新的貢獻所在的判斷，那么，步驟B、X、C就是本領(lǐng)域技術(shù)人員需要付出創(chuàng)造性勞動才能想到的技術(shù)特征。由此，步驟B、X、C不再是步驟B、C的等同特征，目標方法就不再構(gòu)成等同侵權(quán)。在相同侵權(quán)、等同侵權(quán)都不成立的情況下，目標方法自然也就不侵權(quán)了。

結(jié)語：

在專利侵權(quán)判斷中，技術(shù)特征的劃分是十分重要的一環(huán)。在技術(shù)特征的劃分過程中，我們一方面要重視相關(guān)法條的嚴謹適用，更要高度重視技術(shù)的實際情況。對于技術(shù)特征所應(yīng)包括的技術(shù)單元，我們有必要按照《指南》對于“技術(shù)特征”的要求來加以確定；而在技術(shù)特征劃分的過程中，則要結(jié)合技術(shù)的實際情況，確定單元間是否具有不可分割的關(guān)系，并基于此完成技術(shù)特征的劃分。而在專利侵權(quán)的判斷過程中，我們應(yīng)該結(jié)合相同侵權(quán)、等同侵權(quán)兩種類型，對目標方法是否構(gòu)成侵權(quán)進行全面的分析，避免遺漏某種侵權(quán)類型。

以上為筆者的一些個人觀點，難免有不妥之處，還請讀者批評指正。