文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王雪

　　在發(fā)明專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，專利代理人可能碰到這樣的情況：申請(qǐng)人在答復(fù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局下發(fā)的審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)，擬主動(dòng)刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的某個(gè)或某些技術(shù)特征，而如此修改后的權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案確已記載在說(shuō)明書(shū)中，沒(méi)有超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍。

　　作為專利代理人，對(duì)于這樣的修改，直覺(jué)反應(yīng)可能會(huì)是什么呢？能不能進(jìn)行這樣的修改呢？能或不能的原因又是什么呢？如果不能進(jìn)行這樣的修改，那么接下來(lái)應(yīng)該如何處理呢？

　　對(duì)于“能不能進(jìn)行這樣的修改”的問(wèn)題，相信專利代理人會(huì)立刻給出否定答案：不能進(jìn)行這樣的修改。

　　但是，你會(huì)對(duì)此答案感到疑惑嗎？如果你對(duì)此尚存疑惑，那就跟隨本文先來(lái)回顧一下專利法及其實(shí)施細(xì)則以及《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定吧！

　　有關(guān)在發(fā)明專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中答復(fù)審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行的修改，在專利法及其實(shí)施細(xì)則以及《專利審查指南》中進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定，具體地：

　　專利法第三十三條的規(guī)定：申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍。

　　專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定：申請(qǐng)人在收到國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書(shū)后對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對(duì)通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行修改。

　　專利法第三十三條對(duì)修改的內(nèi)容與范圍作出了規(guī)定。專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款對(duì)答復(fù)審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)的修改方式作出了規(guī)定。

　　此外，在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.1節(jié)中明確提出，如果修改的內(nèi)容和范圍不符合專利法第三十三條的規(guī)定，則這樣的修改不能被允許。在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中明確提出，如果修改的方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，則這樣的修改文本一般不予接受。在此使用措辭：“一般不予接受”，即表明對(duì)于專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的適用存在例外情形。

　　為此，在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中給出了這樣的例外情形：對(duì)于雖然修改的方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，但其內(nèi)容和范圍滿足專利法第三十三條要求的修改，只要經(jīng)修改的文件消除了原申請(qǐng)文件存在的缺陷，并且具有被授權(quán)的前景，這種修改就可以被視為是針對(duì)通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行的修改，因而經(jīng)此修改的申請(qǐng)文件可以接受。

　　根據(jù)該規(guī)定，對(duì)于那些修改方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定的修改，只有在“其內(nèi)容和范圍滿足專利法第三十三條要求”且“經(jīng)修改的申請(qǐng)文件消除了原申請(qǐng)文件存在的缺陷，并且具有被授權(quán)的前景”的情況下，經(jīng)此修改的申請(qǐng)文件才可能因?yàn)椤霸撔薷目梢员灰暈槭轻槍?duì)通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行的修改”而被接受。

　　然而，并非滿足上述條件的修改都可以被接受。

　　在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中還規(guī)定：當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，即使修改的內(nèi)容沒(méi)有超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，也不能被視為是針對(duì)通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行的修改，因而不予接受。

　?。?）主動(dòng)刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴(kuò)大了該權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的范圍。

　?。?）主動(dòng)改變獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴(kuò)大了請(qǐng)求保護(hù)的范圍。

　　（3）主動(dòng)將僅在說(shuō)明書(shū)中記載的與原來(lái)要求保護(hù)的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題。

　　（4）主動(dòng)增加新的獨(dú)立權(quán)利要求，該獨(dú)立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書(shū)中未出現(xiàn)過(guò)。

　?。?）主動(dòng)增加新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書(shū)中未出現(xiàn)過(guò)。

　　筆者認(rèn)為，前述規(guī)定應(yīng)是基于程序節(jié)約原則而設(shè)的。專利申請(qǐng)的審查及批準(zhǔn)與其他行政行為一樣，也受到行政效率優(yōu)先原則的約束，具體表現(xiàn)為審查員應(yīng)遵循程序節(jié)約原則而盡可能地縮短審查過(guò)程。在發(fā)明專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查程序中，在大多數(shù)情況下審查員是在對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)行檢索之后發(fā)出第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)的。然而，前述第（1）-（5）項(xiàng)所涉及的修改將使權(quán)利要求的保護(hù)范圍擴(kuò)大或出現(xiàn)新的保護(hù)范圍。如果對(duì)由此修改后的權(quán)利要求繼續(xù)審查，則需要重新進(jìn)行檢索，增加了審查負(fù)荷。因而，在《專利審查指南》中將前述第（1）-（5）項(xiàng)所涉及的修改明確列為不予接受的情形。

　　至此，可以看出，本文開(kāi)篇所提到的修改乃因?qū)儆谇笆鲆?guī)定中的第（1）項(xiàng)所述情形而不能在答復(fù)審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)作出如是修改。也就是說(shuō)，在答復(fù)審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)通過(guò)主動(dòng)刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征的方式而對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行的修改，即使修改的內(nèi)容沒(méi)有超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，符合專利法第三十三條的規(guī)定，也因?yàn)椤安荒鼙灰暈槭轻槍?duì)通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行的修改”而不被接受。

　　在明了“為什么”不能進(jìn)行這樣的修改之后，專利代理人隨即就要面對(duì)“如何處理”的問(wèn)題。

　　專利代理人應(yīng)當(dāng)清醒地認(rèn)識(shí)到，前述規(guī)定是來(lái)自《專利審查指南》的?！皩彶橹改稀?，顧名思義是指導(dǎo)專利局和專利復(fù)審委員會(huì)的審查員依法行政的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。也就是說(shuō)，《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定是從審查員的角度出發(fā)的，就如同在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中一般，規(guī)定對(duì)于什么樣的情形，審查員可以不予接受，等等。因而，對(duì)于那些不予接受的情形，審查指南中除了規(guī)定“審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出審查意見(jiàn)通知書(shū)，說(shuō)明不接受該修改文本的理由，要求申請(qǐng)人在指定期限內(nèi)提交符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款規(guī)定的修改文本”之外，并未就如何克服或消除申請(qǐng)文件中不被接受的缺陷從而“提交符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款規(guī)定的修改文本”給出進(jìn)一步的措施或建議。畢竟，“審查指南”不是專利代理的“服務(wù)指南”。

　　因此，在實(shí)踐中，專利代理人需要根據(jù)個(gè)案具體情況，參照相關(guān)的規(guī)定，向申請(qǐng)人提出適當(dāng)?shù)暮侠淼慕ㄗh，以期避免或消除不符合專利法及其實(shí)施細(xì)則以及《專利審查指南》中相關(guān)規(guī)定的缺陷。

　　就本文開(kāi)篇所提及的情形而言，代理人常規(guī)的做法是向申請(qǐng)人作出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，告知這樣的修改根據(jù)《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定將是不被接受的，并建議申請(qǐng)人取消這樣的修改。

　　這是一種中規(guī)中矩的做法，實(shí)踐中多被采用。然而，從維護(hù)申請(qǐng)人利益的角度出發(fā)，作者認(rèn)為，此做法有進(jìn)一步拓展的空間。

　　刪除權(quán)利要求中的技術(shù)特征往往導(dǎo)致該權(quán)利要求所要求保護(hù)的范圍擴(kuò)大，因而從申請(qǐng)人的角度看，這么做是有利的。而申請(qǐng)人之所以選擇刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的某技術(shù)特征的修改方式，大抵也是因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)原獨(dú)立權(quán)利要求所要求保護(hù)的范圍過(guò)小而希望通過(guò)此方式獲得較大的保護(hù)范圍。導(dǎo)致原獨(dú)立權(quán)利要求保護(hù)范圍過(guò)小的原因林林總總，筆者不打算在本文中著筆墨深究。筆者想探究的是，如果申請(qǐng)人通過(guò)刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的某技術(shù)特征而得到的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案已記載在原說(shuō)明書(shū)中，沒(méi)有超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，那么在這種情況下，如果僅由于《專利審查指南》中的前述規(guī)定不允許做出這樣的修改而建議申請(qǐng)人放棄這樣的修改，導(dǎo)致申請(qǐng)人不能獲得一個(gè)較大的合理的保護(hù)范圍，這么做對(duì)申請(qǐng)人而言顯然是不公平的。那么，申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人是否必然只能接受由于撰寫(xiě)權(quán)利要求不當(dāng)所帶來(lái)的損失呢？

　　答案當(dāng)然是：“否！”

　　與其他部門(mén)法一樣，專利法也為由于實(shí)施專利法而制定的規(guī)章可能給相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益帶來(lái)的侵害提供了救濟(jì)途徑。

　　就本文開(kāi)篇所提及的情形而言，作者認(rèn)為，無(wú)論是什么原因?qū)е聦＠暾?qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求所要求保護(hù)的范圍過(guò)小，在專利申請(qǐng)人已經(jīng)在專利申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)中對(duì)發(fā)明作出了清楚、完整的說(shuō)明的情況下，申請(qǐng)人可以選擇通過(guò)基于當(dāng)前的專利申請(qǐng)?zhí)岢龇职干暾?qǐng)的方式，在該分案申請(qǐng)中采用符合專利法第三十三條及專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款的相關(guān)規(guī)定的、刪除了原獨(dú)立權(quán)利要求中的某技術(shù)特征從而具有較大的保護(hù)范圍的權(quán)利要求，由此尋求較大的保護(hù)范圍。

　　此外，對(duì)于在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中規(guī)定的第（2）-（5）項(xiàng)所涉及的不予接受的修改方式，也可以建議申請(qǐng)人在不超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍的情況下，就改變了獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征的新權(quán)利要求、基于在說(shuō)明書(shū)中記載的與原來(lái)要求保護(hù)的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容重新撰寫(xiě)的權(quán)利要求、以及在原權(quán)利要求書(shū)中未出現(xiàn)過(guò)的新的獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求基于當(dāng)前申請(qǐng)另行提出分案申請(qǐng)。